의견제출통지서를 받았다고 해서 특허 등록 가능성이 사라진 것은 아닙니다. 통지서에 적힌 거절이유와 제출기한부터 확인한 뒤, 의견서로 반박하거나 보정서로 청구범위를 고쳐서 대응하면 됩니다. 핵심은 세 가지입니다. 심사관이 인용한 선행기술과 출원 발명이 어떻게 다른지 구체적으로 짚어야 하고, 최초 명세서에 적힌 범위 안에서만 보정해야 하며, 정해진 기한을 넘기지 않아야 합니다.
의견제출통지서는 무엇이고, 왜 받게 되나요?
의견제출통지서는 심사관이 출원 발명에서 등록을 막는 사유를 발견했을 때 출원인에게 보내는 문서입니다. 법률에서는 이를 거절이유통지라고 부릅니다. 지식재산처 심사관은 심사 결과 거절이유가 있으면 바로 거절결정을 하지 않습니다. 먼저 그 이유를 출원인에게 알리고 기간을 정해 의견서를 낼 기회를 줍니다. 그래서 이 통지는 최종 판단이 아니라 심사관과 출원인이 의견을 주고받는 절차의 시작으로 보는 것이 맞습니다.
이 통지는 청구범위를 넓게 쓴 경우나, 심사관이 출원 전에 공개된 국내외 문헌을 폭넓게 검색해 비교하는 과정에서 나올 수 있습니다. 통지를 받았다는 사실보다 그 안에 어떤 거절이유가 적혀 있는지가 훨씬 중요합니다.
특허법은 특허를 받기 위한 기본 요건으로 산업상 이용할 수 있을 것, 신규성, 진보성을 정하고 있습니다. 거절이유로는 이 요건 중 하나를 채우지 못했다는 판단이나, 명세서 기재가 불명확하다는 지적 등이 있습니다.
통지서를 받으면 바로 무엇을 확인해야 하나요?
통지서를 받으면 내용을 반박하기 전에 사실관계부터 정리해야 합니다. 다음 순서로 확인하면 빠뜨리는 항목이 줄어듭니다.
- 제출기한 확인: 통지서에 적힌 의견서 제출기한을 일정표에 바로 기록합니다. 준비 시간이 모자라면 기간연장 신청을 검토합니다. 의견서 제출기간의 연장 단위·횟수·수수료는 지식재산처 안내에서 확인이 필요합니다.
- 거절이유와 대상 청구항 정리: 거절이유가 어느 청구항에 해당하는지 표로 정리합니다. 거절이유가 없는 청구항이 있다면 그 청구항은 등록될 여지가 큽니다.
- 인용문헌 검토: 심사관이 인용한 선행문헌 원문을 확보해, 출원 발명의 구성요소와 하나씩 비교합니다. 인용문헌에 없는 구성이 무엇인지 찾는 것이 대응의 출발점입니다.
- 사업 목적과의 연결: 실제 제품이나 서비스에 꼭 필요한 권리범위가 어디까지인지 정합니다. 그래야 보정하면서 범위를 좁힐 때 기준을 세울 수 있습니다.
- 대응 방식 결정: 의견서만 낼지, 보정서를 함께 낼지, 일부 청구항을 삭제할지 정합니다.
이 과정에서 심사관이 지적한 내용을 발명자와 함께 읽어 보면 도움이 됩니다. 인용문헌과의 기술적 차이는 발명자가 가장 정확하게 설명할 수 있는 경우가 많습니다.
거절이유 유형별로 어떻게 대응해야 하나요?
거절이유는 유형에 따라 대응 방향이 크게 다릅니다. 아래 표는 대표적인 유형과 일반적인 대응 방법을 정리한 것입니다.
| 거절이유 유형 | 심사관 판단의 요지 | 주요 대응 방법 |
|---|---|---|
| 신규성 부족 | 출원 전에 공개된 하나의 선행기술(문헌·공지·공연 실시 등)에 청구항의 구성이 모두 나타나 있음 | 인용문헌에 없는 구성을 찾아 청구항에 추가하거나, 같은 구성이라는 해석에 기술적으로 반박 |
| 진보성 부족 | 여러 선행문헌을 결합하면 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있음 | 결합할 동기가 없다는 점, 결합해도 같은 효과가 나오지 않는다는 점, 예측하지 못한 효과가 있다는 점을 실험 결과 등으로 입증 |
| 기재불비 | 청구항이 불명확하거나 발명의 설명이 청구항을 뒷받침하지 못함 | 용어를 명확하게 고치고, 발명의 설명에 근거가 있는 표현으로 보정 |
| 산업상 이용가능성 없음 | 의료행위 자체나 실시가 불가능한 발명으로 봄 | 장치나 시스템 형태로 청구항을 바꿀 수 있는지 검토 |
| 선출원 또는 확대된 선출원 관련 | 먼저 출원된 다른 출원의 청구범위(선출원) 또는 명세서·도면에 적힌 발명(확대된 선출원)과 같거나 실질적으로 같음 | 선출원 발명과 다른 구성을 강조하고, 필요하면 청구범위를 줄여 차별화 |
진보성 거절은 판단의 여지가 커서 다툴 부분이 많습니다. 효과가 좋다고 일반적으로 주장하기보다 어떤 구성 때문에 어떤 효과가 생기는지를 인과관계로 설명해야 설득력이 생깁니다. 명세서에 이미 적어 둔 실시예나 비교예가 있다면 그것이 설득력을 높이는 근거가 됩니다.
예를 들어 청구항이 구성 A, B, C로 이루어져 있고 인용문헌에는 A와 B만 나타나 있다면, 의견서에는 다음과 같이 차이를 적을 수 있습니다. 「인용문헌에는 구성 A와 B가 개시되어 있으나, 청구항의 구성 C는 개시되어 있지 않습니다. 구성 C는 발명의 설명 해당 문단에 적힌 바와 같이 ○○ 기능을 수행하며, 인용문헌에는 구성 C를 결합할 동기나 암시가 없습니다.」
보정할 때 어디까지 고칠 수 있나요?
보정은 거절이유를 해소하는 유력한 수단이지만 범위에 제한이 있습니다. 특허법은 명세서나 도면을 보정할 때 최초 출원서에 첨부한 명세서나 도면에 적힌 사항의 범위에서만 하도록 정하고 있습니다. 출원할 때 적지 않은 새로운 기술 내용을 나중에 추가하면 신규사항 추가로 판단되어 새로운 거절이유가 됩니다.
최후거절이유통지를 받은 뒤라면 보정 범위가 더 좁아집니다. 이 단계에서는 청구범위를 줄이는 보정, 잘못 적은 내용을 바로잡는 보정, 분명하지 않게 적은 내용을 명확하게 하는 보정처럼 법이 정한 유형만 허용됩니다. 받은 통지가 최초거절이유통지인지 최후거절이유통지인지는 통지서에 표시되므로 반드시 확인해야 합니다.
- 청구항에 구성을 추가할 때는 그 구성이 발명의 설명이나 도면 어디에 근거가 있는지 의견서에 쪽수와 문단을 밝혀 적습니다.
- 권리범위를 좁힐 때는 경쟁사가 쉽게 회피할 수 있는 수준까지 줄어들지 않았는지 따져 봅니다.
- 거절이유가 없는 청구항을 중심으로 독립항을 다시 짜는 방법도 함께 검토합니다.
- 보정으로 생략한 발명 내용을 따로 보호하고 싶다면 분할출원이 가능한 시기인지 확인합니다.
대응한 뒤에도 거절결정이 나오면 어떤 선택지가 있나요?
의견서와 보정서를 냈는데도 거절이유가 해소되지 않으면 거절결정이 내려집니다. 이때도 절차는 끝나지 않습니다. 출원인은 같은 심사 단계에서 다시 판단받는 재심사를 청구하거나, 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구할 수 있습니다. 거절결정불복심판은 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 청구해야 하므로 기간을 먼저 확인해야 합니다. 청구기간은 1회에 한해 30일 이내로 연장할 수 있습니다. 재심사도 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 명세서나 도면을 보정하면서 청구하며, 거절결정불복심판을 청구한 뒤에는 재심사를 청구할 수 없습니다.
| 구분 | 재심사 청구 | 거절결정불복심판 |
|---|---|---|
| 판단 주체 | 지식재산처 심사 단계 | 특허심판원 심판부 |
| 보정 여부 | 명세서나 도면 보정과 함께 청구 | 거절결정의 판단이 잘못되었다고 다투는 데 중심을 둠 |
| 적합한 상황 | 청구범위를 고치면 거절이유를 해소할 수 있는 경우 | 심사관의 법리나 기술 판단 자체에 동의할 수 없는 경우 |
| 고려 사항 | 거절결정등본 송달일부터 3개월 이내 청구, 거절결정불복심판을 청구한 뒤에는 청구할 수 없음 | 심결에 불복하면 법원 소송으로 이어질 수 있음 |
어느 쪽을 선택할지는 거절이유가 보정으로 해결되는 문제인지, 판단 자체를 다투어야 하는 문제인지에 따라 정합니다.
자주 묻는 질문
의견제출통지서에 아무 대응도 하지 않으면 어떻게 되나요?
지정된 기간 안에 의견서나 보정서를 내지 않으면 심사관은 통지한 거절이유를 근거로 거절결정을 내리게 됩니다. 등록을 계속 원한다면 기간연장이 가능한지와 조건을 지식재산처 안내에서 확인한 뒤 신청합니다.
의견서만 내고 보정은 하지 않아도 되나요?
심사관의 판단이 명백히 잘못되었다면 보정 없이 의견서만으로 반박할 수 있습니다. 다만 진보성 거절처럼 판단의 여지가 큰 경우에는 의견서와 보정을 함께 내야 등록 가능성이 높아지는 경우가 많습니다.
일부 청구항만 거절이유가 있을 때는 어떻게 해야 하나요?
거절이유가 있는 청구항을 삭제하거나 보정하면 나머지 청구항은 등록될 수 있습니다. 삭제한 청구항의 내용을 계속 보호하고 싶다면, 분할출원 가능 기간 안에 따로 출원하는 방안을 함께 검토할 필요가 있습니다.